• FLIS

Uso de la Marca de una Forma Distinta a la Registrada





Es común leer en la prensa, noticias sobre los cambios en los logotipos e imagen corporativa de las marcas más reconocidas, esta necesidad de cambio está plenamente justificada. En la actualidad la información circula más rápido y el público consumidor exige más novedad, creatividad y simplicidad de las marcas. De allí surge una necesidad de renovarse, cambiar o refrescar la imagen, para llegar a nuevos mercados, captar nuevos consumidores o mantener el interés de los clientes naturales. La industria de la moda es uno de los sectores donde más cambios de este tipo se pueden ver debido a la naturaleza cambiante y renovadora del sector, el cual vive de la novedad y la emoción de la variedad.



Burberry

Cuando el diseñador Riccardo Tisci se unió a Burberry en marzo de 2018, se hizo una modernización de la marca que se había cambiado por última vez en 1999, cuando el director de arte Fabien Baron actualizó el ícono del caballero ecuestre que se introdujo por primera vez en 1901.












También hubo un cambio en Calvin Klein con el nombramiento de Raf Simons, quien modificó el logo original en letras futuras por una tipografía Sans Serif más estándar.


Otras marcas de moda, con el cambio del director creativo han modifican sus logos. (DelPozo, Loewe, Yves Saint Laurent).






Podríamos mencionar una larga lista de marcas de moda que han modificado sus signos distintivos, pero eso escapa del interés de este post, cuyo objetivo principal no es hablar del rebranding, o de las razones que impulsan a las marcas a efectuar esos cambios, sino de conocer hasta que punto hacer una determinada modificación sobre el signo distintivo, puede significar que se debe hacer un nuevo registro de la marca por hacer uso de un signo distintivo diferente al originalmente registrado.



Para tratar este tema vamos a tomar como referencia la guía de la Red Europea de Propiedad Intelectual, (EUIPN) publicada en octubre de 2020. Esta publicación pretende establecer unos parámetros para identificar los principios generales sobre el tema; evaluar y orientar, cuándo el uso de una marca de una forma diferente a la registrada altera su carácter distintivo. Además, tiene como objetivo generar una mayor estabilidad jurídica, transparencia y facilitar el trabajo de los examinadores y usuarios de marcas con unos criterios más unificados.


En la publicación de la EUIPN, encontramos decisiones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que exponen el criterio del tribunal sobre el tema: ¨Como ha confirmado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el propósito de esta disposición es evitar imponer un requisito de estricta conformidad entre la forma en que la marca se utiliza en el comercio y la forma en que se registró la marca, lo que permite titular de una marca, en la explotación comercial del signo, para realizar variaciones en el signo que, sin alterar su carácter distintivo, le permita adaptarse mejor a los requisitos de comercialización y promoción de los productos o servicios en cuestión¨ (23/02/2006, T-194/03, Bainbridge, EU: T: 2006: 65, § 50; 18/07/2013, C-252/12, Specsavers, UE: C: 2013: 497, párrafo 29).



Para ser más concretos, podemos destacar que los tipos de cambios más comunes que pueden darse en la práctica, sobre los signos distintivos son:

  • Adición;

  • Modificación;

  • Eliminación de elementos;

  • Combinación de elementos;

  • Modificación de la tipografía;

  • Modificación de los colores.


La guía propone en un primer momento analizar dos elementos principales para saber si un cambio es aceptable o no, estos elementos preliminares son:



  • Análisis preliminar de la marca originalmente registrada


En principio, todo signo distintivo contiene uno o varios elementos que predominan en la composición total del diseño, y que por lo tanto son los que aportan distintividad al signo. Este primer paso del análisis nos dice que es importante separar o identificar de la marca registrada aquellos elementos más visibles del signo, los que aportan distintividad, lo cual en un principio nos hace entender que una modificación de dichos elementos es aceptable si no altera la distintividad del signo registrado.



  • Análisis comparativo entre el signo registrado y el signo utilizado


El segundo paso es analizar si comparativamente el signo registrado y el usado en la práctica, presenta elementos diferentes entre sí, si estos elementos presentan diferencias entre ellos, se debe determinar si estas diferencias son sustanciales o no, y si las mismas afectan la distintividad del signo.



Ejemplo:





























Teniendo esto presente las modificaciones más usuales sobre los signos distintivos se describen a continuación:



Adición de elementos

Cuando el elemento añadido tiene un carácter distintivo por si solo, se trata de un cambio no aceptable.



Ejemplo:




Si, por el contrario el elemento añadido no afecta la distintividad del signo sería un cambio aceptable y no se requería un nuevo registro, como se muestra en el ejemplo siguiente, se entiende que es la misma marca y el elemento añadido no presenta confusión con respeto a la identidad de esta.



Ejemplo:





Omisión de elementos presentes en el diseño originalmente registrado


En este caso, podemos preguntarnos: ¿si el elemento omitido afecta la distintividad del signo?, en el supuesto que el elemento eliminado se encuentre en una posición secundaria y su omisión no hace que la percepción del usuario sea distinta a efectos de distinguir la marca, esta omisión se considera aceptada y no requeriría un nuevo registro.

Ejemplo: en este ejemplo como la palabra BIO es genérica y no reviste distintividad su omisión no afecta el uso del signo de una forma distinta a la registrada.





Si, por el contrario se trata de un elemento central cuya desaparición en el signo haga parecer que se trata de una marca distinta a la registrada, entonces estamos hablando de un cambio no aceptable.



Ejemplo:





Modificación de características



Marcas denominativas

Es una práctica común modificar, la tipografía, los colores, tamaños y posiciones de algunos elementos en los signos distintivos. En este caso, cuando se trata de una marca denominativa, que se modifique la tipografía, la estilización, el tamaño, colores no esenciales, o la posición, en principio esto no debería alterar el carácter distintivo, si la palabra registrada sigue siendo identificable en la forma utilizada. (pensemos, por ejemplo, en la modificación de la marca Calvin Klein que por el hecho de cambiar la tipografía no alteró su distintividad)


Caso contrario, cuando la marca denominativa ya no sea identificable porque el carácter distintivo del signo ha sido modificado, entonces se trata de una modificación no aceptada.



Marcas figurativas

En el caso de las marcas puramente figurativas, se debe evaluar si la modificación es realizada sobre elementos esenciales que alteren la distintividad del signo, caso en el cual no es procedente la modificación, esto suele ocurrir en supuestos de marcas figurativas de escaso carácter distintivo, donde cualquier modificación por menor que sea afectaría su distintividad (ejemplo pensemos en el signo distintivo de Nike, el Swoosh que el simple hecho de hacer una simple modificación alteraría su distintividad).



Marcas compuestas

En este tipo de marcas debemos pensar que mientras más contribuye un elemento a la distintividad de la marca, sobre todo si el carácter distintivo se deriva de la composición conjunta de dichos elementos.



Marcas denominativas

En el caso de las palabras o signos denominativos, es más difícil que la modificación altere la distintividad, por colocar unas letras diferentes, un color, (si no es un color esencial para la identidad, ejemplo, el azul de Tifanny & Co.), o en el caso de un tamaño diferente. Normalmente no se alterará el carácter distintivo, salvo que las diferencias sean tan significativas que puedan tener un impacto en la impresión del consumidor diferente al signo registrado.



Marcas figurativas o gráficas

En los elementos de las marcas figurativas, cualquier modificación de esos elementos es probable que altere la distintividad, al menos que se realicen sobre elementos no esenciales que no afectan el carácter distintivo del signo.



Marcas mixtas

En las marcas mixtas estamos hablando de elementos que tienen que ser respetados cuando la disposición de tales elementos contribuye al carácter distintivo, el cambio de tal arreglo puede alterar el carácter distintivo del signo con el registrado.



Términos claves


Para entender y adecuar a cada caso concreto, y asegurar la uniformidad de criterio, la guía establece los siguientes términos claves:


Distintividad: según la reiterada jurisprudencia, el carácter distintivo de una marca significa que el signo sirve para identificar a los productos y / o servicios para los cuales la marca está registrada como procedentes de una empresa particular, y así distinguir esos bienes y / o servicios de los de otras empresas.


La distintividad del signo está compuesta por la percepción del signo por parte del consumidor, esta distintividad representa en su conjunto el análisis del signo distintivo como un todo y el análisis de los diferentes elementos del signo que contribuyen a esa distintividad.



Dominio visual: este aspecto se refiere al impacto visual de los elementos de un signo, es decir, si un elemento es visualmente sobresaliente en comparación con los demás en el signo. Esto se determina por la posición, tamaño y / o uso de colores (en la medida en que afecten el impacto visual de todo el signo). La evaluación del dominio visual no afecta las marcas nominativas.



La interacción: un signo distintivo puede estar compuesto de varios elementos que interactúan entre sí, en este caso el aspecto relacionado con la interacción reviste importancia en la evaluación del signo distintivo, si dichos elementos interactúan dando la impresión de una sola unidad.



La Importancia de usar el signo distintivo tal como ha sido registrado


En primer lugar, la importancia de observar este punto con relación a las marcas, es porque la ley dispone como regla la obligatoriedad del uso de la marca tal como ha sido registrada, por otra parte, debido a la evolución jurisprudencial, es cierto que se ha flexibilizado esta exigencia, pero es de vital importancia no excederse en las modificaciones que se consideran aceptables de las que no.


El uso de la marca es obligatorio para evitar la caducidad de esta, y un uso incorrecto puede hacernos incurrir en error de uso y encontrarnos incursos en la causal de caducidad de nuestra marca (artículo 39 Ley de Marca española).




Conclusión


La realidad es que las marcas, las tendencias y las formas de hacer negocios cambian, pero también es una realidad que una marca, que a lo largo del tiempo ha invertido dinero para ser reconocida y mantenerse presente en la mente del consumidor, debe ser cuidadosa cuando se plantea realizar cambios en los signos distintivos.


Tomando como referencia la publicación base de este post, podemos concluir que en lo que respecta a los países miembros de la Unión Europea en materia marcaria esta guía ayuda a despejar algunas dudas sobre la procedencia o las posibles consecuencias de una práctica muy común en empresas de diversos sectores y especialmente en la moda.


La clave en este asunto es determinar si los cambios presentes en la marca que usemos alteran, o no la distintividad de la marca que se haya registrado, sea esta denominativa, figurativa o mixta, y en caso de que se vea afectada la distintividad procede hacer un nuevo registro, supuesto en el cual la empresa evaluará la conveniencia así como los pros y los contras de tal acción.


Para conocer más detalles sobre este tema en el siguiente enlace encontraréis la publicación de la EUIPN.




Referencias:

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/who_we_are/common_communication/common_communication_cp8_en.pdf

https://www.thezoereport.com/p/luxury-fashion-brands-new-logos-all-look-the-same-but-its-not-a-bad-thing-18228752

https://www.businessoffashion.com/articles/news-analysis/as-branding-evolves-whats-a-logo-worth

https://blogip.garrigues.com/propiedad-intelectual/y-si-cambiamos-nuestro-logo-problematica-legal-de-la-modificacion-de-la-marca

https://brandemia.org/











Fashion Law Institute Spain, 2016 - 2021 todos los derechos reservados.